Geen PHOTOS.COM merk voor Getty Images

In mijn eerdere column van april 2012 schreef ik over de mislukte poging van Getty Images het merk PHOTOS.COM te claimen. Er moest een beroepsprocedure voor het Gerecht van de Europese Unie aan te pas komen, omdat het merk in eerdere instanties is geweigerd. Het merk zou beschrijvend zijn voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd, verband houdende met fotografie.
Ook nu vist Getty Images achter het net. Het Gerecht oordeelt dat de merkaanvraag beschrijvend is, en onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen dienen.

Ten eerste, PHOTOS.COM is aangevraagd als een Europees merk. De overgrote meerderheid van het publiek in de EU (professionals en het grote publiek) begrijpt volgens het Gerecht Engels, maar het kan ook als een Frans woord worden opgevat.

Ten tweede zal het publiek PHOTOS.COM als een meervoudsvorm van het beschrijvende woord foto zien gecombineerd met een domeinnaam extensie .com, aldus het Gerecht. Die extensie zou door een groot deel van het relevante publiek als een aanduiding van een internet adres worden begrepen. Het is een technisch en generieke toevoeging, waar het gebruik van nodig is om aan te geven dat het een commerciële website. Ook kan het element .com indiceren dat de waren en diensten waarvoor het merk wordt gevraagd, on-line verkregen kunnen worden of internet-gerelateerd zijn.

Ten derde, als het merk in z’n geheel wordt bekeken, aldus het Gerecht, reproduceert het de karakteristieke structuur van een domeinnaam, waarbij de toevoeging van de punt gebruikelijk is. Het gehele woord is volgens het Gerecht niet ongebruikelijk, niet fantasievol en heeft geen eigen betekenis. Het woord zal volgens het Gerecht niet worden opgevat als merk, maar als een domeinnaam voor een internetadres waar foto’s kunnen worden gedownload.

Ten slotte heeft het merk ook niet door intensief gebruik inmiddels onderscheidend vermogen verworven, waardoor het mogelijk toch alsnog als merk kan worden opgevat. Getty Images heeft niet aangetoond dat het relevante publiek PHOTOS.COM als merk waarneemt.

Getty Images heeft nu nog één kans: de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie om te kijken of de toetsing door het Gerecht juist is.

Column van april:http://www.photoq.nl/articles/columns/becker-over-recht/2012/04/28/getty-images-claimt-merknaam-photoscom/

Oordeel Gerecht: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130163&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=751097

Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).