Getty Images is in een strijd verwikkeld met het Europese merkenbureau (OHIM) over de naam PHOTOS.COM. Getty Images probeert deze naam als merk te claimen. Het OHIM steekt daar een stokje voor. Getty Images gaat in beroep.
Normaal gesproken gaan mijn columns op Photoq over auteursrecht. Echter, ik ben ook werkzaam op het vlak van het merkenrecht. Omdat de geclaimde merknaam PHOTOS.COM rechtstreeks verband houdt met foto(websites), lijkt mij deze kwestie daarom toch interessant genoeg voor deze column.
Het merkenrecht kent een ingewikkeld stelsel van allerhande regels over wanneer een merk wel en niet geregistreerd kan worden. Eén van de gronden waarom de registratie van een merk kan worden geweigerd is kort gezegd als het merk (te) beschrijvend is voor de producten waarvoor het merk wordt aangevraagd (denk aan APPLE voor appels, hoewel APPLE voor computers uitstekend als merk kan dienen). Het merk PHOTOS.COM is aangevraagd voor kort gezegd de volgende producten: computer software, (online) computer software diensten en het licentiëren van foto’s. In deze zaak beroept het OHIM zich op deze weigeringsgrond terzake het merk PHOTOS.COM.
Het weigeren van beschrijvende woorden als merk heeft achterliggende economische motieven. Het algemeen belang brengt volgens vaste jurisprudentie met zich mee dat merken die te beschrijvend zijn door eenieder mogen worden gebruikt, en niet gemonopoliseerd mogen worden. Deze moeten worden ‘vrijgehouden’. Merken die uitsluitend bestaan uit verwijzende of beschrijvende aanduidingen kunnen in beginsel ook niet de primaire functie van een merk vervullen, te weten het onderscheiden van de waren of diensten van een bepaalde onderneming.
Of PHOTOS.COM inderdaad beschrijvend is voor (diensten met betrekking tot) computersoftware is een lastig te beantwoorden vraag. Het gaat er in de kern om of het woord PHOTOS.COM de kenmerken van de aangewezen producten kan beschrijven. Het OHIM meent kennelijk van wel, maar waarom is niet duidelijk (helaas zijn de gronden van deze beslissing niet openbaar). Ik kan mij voorstellen dat het OHIM meent dat met computersoftware(diensten) ook eenvoudigweg foto’s kunnen worden gemaakt, bewerkt, geplaatst, etc., en dat zulks normaliter ook daadwerkelijk geschied en gemeengoed is. Over de toevoeging ‘.COM’ kan men stellen dat deze in het huidige internet tijdsgewricht niets toevoegt. Voor het licentiëren van foto’s kunnen min of meer dezelfde argumenten worden ingebracht. Hiertegenover zijn vanzelfsprekend ook de nodige argumenten te zetten. Dit is ook de route die Getty Images nu volgt. De zaak zal in hoger beroep moeten worden beslist.
Er is één ‘escape’ waar Getty Images zich mogelijk (ook in hoger beroep) op gaat beroepen. Als een merk zogenoemd is ‘ingeburgerd’ kan het – ondanks dat het (eerder) geen onderscheidend vermogen had – toch als merk dienen. Dan zal Getty Images wel met het voldoende concreet bewijsmateriaal moeten komen waaruit onder andere het intensieve gebruik van het merk PHOTOS.COM door Getty Images volgt. In dat geval is verdedigbaar dat het merk alsnog onderscheidend vermogen krijgt voor de betrokken producten. Als dat zo is, kan de weigering mogelijk ook op deze grond met succes worden aangevochten.
Saillant detail in deze zaak is nog dat het merk PHOTOS.COM in een eerdere aanvraag tot registratie voor soortgelijke producten wel was aanvaard, terwijl Getty Images een latere aanvrage had ingetrokken…
De strijd is nog niet gestreden en het is nu wachten op de uitspraak in hoger beroep. In één van mijn toekomstige columns zal ik aandacht besteden aan die uitspraak.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:252:0039:0039:NL:PDF
—
Joost Becker is advocaat Intellectuele Eigendomsrecht en Internetrecht bij Dirkzwager te Arnhem (afdeling IE-IT, e-mail: becker@dirkzwager.nl, telefoon: 026-353 83 77).